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Aluminium-Trihydroxid
Bundesgerichtshof
Urt. v. 10.01.1995, Az.: X ZB 11/92
„Aluminium-Trihydroxid“
Einspruchsbeschwerdeverfahren
Gericht: BGH
Entscheidungsform: Urteil
Datum: 10.01.1995
Referenz: JurionRS 1995, 15304
Aktenzeichen: X ZB 11/92
Entscheidungsname: Aluminium-Trihydroxid
ECLI: [keine Angabe]
 

Rechtsgrundlage:

§ 21 PatG

Fundstellen:

BGHZ 128, 280 - 295

GRUR 1995, 333-337 (Volltext mit amtl. LS) "Aluminium-Trihydroxid"

MDR 1996, 65-66 (Volltext mit amtl. LS)

NJW 1995, 1901-1905 (Volltext mit amtl. LS) "Aluminium-Trihydroxid"

BGH, 10.01.1995 - X ZB 11/92

Amtlicher Leitsatz:

Das Bundespatentgericht ist nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen.

2. Das Deutsche Patentamt hat im Einspruchsverfahren in erster Linie die von den Beteiligten ordnungsgemäß vorgebrachten Einspruchsgründe zu prüfen. Es kann jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen anstelle dieser Gründe oder zusätzlich von Amts wegen auch weitere Widerrufsgründe nach § 21 I PatG in das Verfahren einbeziehen und gegebenenfalls zur Grundlage eines Widerrufs machen.

3. Der Zulässigkeit des Einspruchs steht nicht entgegen, wenn der Patentanwalt die Vollmacht dem Deutschen Patentamt nach Ablauf der Einspruchsfrist, aber vor der Entscheidung über den Einspruch einreicht.

Gründe

1

A. Das Deutsche Patentamt erteilte der Patentinhaberin im September 1988 das Patent 34 32 473 unter der Bezeichnung

2

"Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Trihydroxids grober Korngröße".

3

Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 29. September 1988. Am 21. Dezember 1988 legten die Patentanwälte Dr. F "namens und im Auftrag der Firma S" Einspruch gegen das Patent mit der Begründung ein, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig. Dem Schriftsatz war keine Vollmachtsurkunde beigefügt. Diese ging nach Anforderung innerhalb der gesetzten Frist am 27. Februar 1989 beim Deutschen Patentamt ein.

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Das Deutsche Patentamt hielt das Patent unter Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der Figur 2 beschränkt aufrecht, weil der Gegenstand des Patents neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

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Mit ihrer Beschwerde verfolgte die Einsprechende ihr Widerrufsbegehren weiter, die Patentinhaberin verteidigte das Patent und beantragte hilfsweise, den Einspruch wegen der verspätet eingereichten Vollmacht als unzulässig zu verwerfen.

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Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben. Es ist von der Zulässigkeit des Einspruchs ausgegangen und hat das Patent widerrufen, da der Gegenstand der erteilten Patentansprüche gegenüber den ursprünglich erteilten Unterlagen unzulässig erweitert worden sei.

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Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

8

B. Die kraft Zulassung statthafte Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

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I. Das Bundespatentgericht hat den Einspruch als zulässig angesehen. Die Einspruchsschrift sei rechtzeitig beim Deutschen Patentamt eingegangen, von einem Patentanwalt unterzeichnet gewesen und habe die sonstigen Erfordernisse des § 59 PatG erfüllt. Zwar sei eine Vollmacht erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden; dies mache den Einspruch aber nicht unzulässig.

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Die hiergegen erhobene Rüge der Patentinhaberin ist nicht begründet.

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1. Der binnen der Einspruchsfrist beim Deutschen Patentamt eingegangene Einspruchsschriftsatz ist von einem Patentanwalt unterzeichnet und erfüllt die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 59 PatG, insbesondere die nach Abs. 1 Satz 4 und 5, wonach die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen schriftlich anzugeben sind.

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Der Zulässigkeit des Einspruchs steht nicht entgegen, daß der von der Einsprechenden bevollmächtigte Patentanwalt seine schriftliche Vollmacht erst nach Ablauf der Einspruchsfrist zu den Akten gereicht hat. Die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ist nicht Zulässigkeitsvoraussetzung des Einspruchs, sondern Prozeßhandlungsvoraussetzung. Letztere sind im Patentrecht nicht abschließend geregelt. Weder das Patentgesetz noch die Verordnung über das Deutsche Patentamt (DPAVO) enthalten Regelungen zu Einzelfragen der Bevollmächtigung. Nach § 18 Abs. 1 DPAVO haben Bevollmächtigte dem Deutschen Patentamt eine schriftliche Vollmacht einzureichen. Die Vorschrift fordert lediglich den Nachweis der Vollmacht; sie entspricht damit § 14 Abs. 1 Satz 3 VwVfG und § 80 Abs. 1 ZPO. Mangels entsprechender Vorschriften im Patentgesetz sind die Wirksamkeit und Zulässigkeit von Verfahrenshandlungen, auch vor dem Deutschen Patentamt, nach den allgemeinen Bestimmungen, insbesondere der Zivilprozeßordnung zu prüfen. Dies gilt auch für die Fragen der wirksamen Bevollmächtigung (vgl. BGHZ 92, 137, 140; Schulte, PatG, 5. Aufl., vor § 35 Rdn. 94 a), soweit nicht die Besonderheiten des Patentrechts anderes verlangen. Nach § 89 Abs. 1 ZPO kann der ohne Vollmacht auftretende Vertreter wirksam fristgebundene Anträge einreichen und hierfür einstweilen als Vertreter zugelassen werden (vgl. BPatG BlPMZ 1985, 114; Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. 1993, § 35 Rdn. 8; ebenso im Verwaltungsprozeß: Eyermann/Fröhler, VwGO, 9. Aufl., § 67 Rdn. 15 m.w.N.). Wird ein Rechtsmittel oder ein Rechtsbehelf durch einen vollmachtslosen Vertreter eingelegt, so ist dieses als unzulässig zu verwerfen, wenn nicht der Berechtigte zuvor die Verfahrenshandlung genehmigt. Genehmigt der Berechtigte, wird dadurch der Verfahrensmangel der nicht ordnungsgemäßen Vertretung von Anfang an geheilt (§ 89 Abs. 2 ZPO). Wegen ihrer Rückwirkung braucht die Genehmigung nicht innerhalb der Frist erklärt zu werden, die für die genehmigte Verfahrenshandlung gilt (GmSOG BGHZ 91, 111, 114 [BGH 17.04.1984 - GmS-OGB 2/83]; vgl. auch BlPMZ 1989, 33; BlPMZ 1992, 473; GRUR 1992, 309 = BlPMZ 1992, 499; Niedlich, GRUR 1989, 159; Stortnik, GRUR 1989, 868; Schulte, aaO., vor § 35 Rdn. 94 c; vgl. auch Eyermann/Fröhler, aaO., § 67 Rdn. 15 m.w.N.; a.A. BPatGE 29, 198; Mitt. 1987, 14; GRUR 1991, 126 u. 201).

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2. Diese Grundsätze gelten auch für das Einspruchsverfahren. Es weist entgegen den Ausführungen der Rechtsbeschwerde keine Besonderheiten auf, die eine Anwendung des § 89 ZPO ausschließen.

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a) § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG stellt zwar an die Zulässigkeit eines Einspruchs besondere Anforderungen; er verschärft die allgemeine Substantiierungspflicht, die für jede Prozeßhandlung gilt, dahin, daß er die Angabe von Tatsachen im einzelnen verlangt, welche den Einspruch rechtfertigen. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, daß einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege, müssen sich die Tatsachenangaben an den Widerrufsgründen orientieren. Zweck dieser Bestimmung ist es, Patentinhaber und Deutsches Patentamt in die Lage zu versetzen, ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Widerrufsgrundes zu prüfen. Die Einspruchsbegründung genügt mithin den gesetzlichen Erfordernissen dann, wenn sie die für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgebenden Umstände so vollständig darlegt, daß der Patentinhaber und das Deutsche Patentamt abschließend dazu Stellung nehmen können (Sen.Beschl. v. 23.02.1972, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät; BGHZ 100, 242, 246 = GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn; v. 18.10.1987, GRUR 1988, 113 - Alkyldiarylphosphin). Weitere Zulässigkeitserfordernisse bestimmt § 59 PatG nicht.

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b) Der Anwendung des § 89 Abs. 2 ZPO stehen auch nicht die Regelungen der §§ 61 Abs. 1 Satz 2 und 123 Abs. 1 Satz 2 PatG entgegen, wie die Rechtsbeschwerde im Anschluß an eine Entscheidung des Bundespatentgerichts (GRUR 1991, 201, 203 mit Hinweis auf Stortnik, GRUR 1989, 868) meint.

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§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, wonach das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, soll verhindern, daß das auch im allgemeinen Interesse liegende Einspruchsverfahren durch Absprachen der Verfahrensbeteiligten beendet wird (vgl. Begründung zum GPatG in BlPMZ 1979, 287 unter § 35 c). Aus dieser Regelung, die im Zivilprozeß keine Entsprechung hat, ergibt sich, daß der zulässige Einspruch zwar einen neuen Verfahrensabschnitt einleitet, der ohne ihn nicht zulässig gewesen wäre, daß er jedoch keine notwendige verfahrensrechtliche Grundlage des weiteren Verfahrens bilden soll, damit das Deutsche Patentamt das schon beigebrachte patenthindernde Material weiter berücksichtigen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 29.04.1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel - für § 32 PatG a.F.), selbst wenn dieses in verfahrensrechtlich unzulässiger Weise - etwa nach Ablauf der Einspruchsfrist - ins Verfahren eingeführt worden ist (Benkard, aaO., § 59 Rdn. 51 PatG). Die Rücknahme des Einspruchs beendet nur die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden, nicht aber das Einspruchsverfahren insgesamt. § 61 PatG gewährleistet damit, daß dem durch den einmal zulässigen Einspruch eingeleiteten Einspruchsverfahren nicht durch einseitige Parteierklärung der Boden wieder entzogen wird. Mehr läßt sich aus dieser Vorschrift an Besonderheiten für das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt nicht entnehmen. Für die Frage der Anwendung des § 89 Abs. 2 ZPO gibt § 61 PatG nichts her.

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Auch aus § 123 Abs. 1 Satz 2 PatG, der eine Wiedereinsetzung wegen des Versäumens der Einspruchsfrist ausdrücklich ausschließt, läßt sich kein Argument gegen die Anwendung von § 89 Abs. 2 ZPO gewinnen. Die Wiedereinsetzung soll Rechtsnachteile beseitigen, die durch Fristversäumnisse eingetreten sind, die versäumte und nachgeholte Handlung wird als rechtzeitig fingiert. Der Fall, daß eine Vollmacht nicht innerhalb einer Frist eingereicht worden ist, die für ein Rechtsmittel oder einen Rechtsbehelf gilt, stellt keinen möglichen Fall der Wiedereinsetzung dar, sondern regelt sich für das Verfahren nach der Zivilprozeßordnung gerade über § 89 Abs. 2 ZPO, ohne daß es hierfür eines Wiedereinsetzungsantrages bedarf. Denn die Frist gilt wegen der Rückwirkung der Genehmigung eben nicht als versäumt, der Rechtsnachteil infolge des Fristablaufs tritt nicht ein. Insoweit enthält § 89 Abs. 2 ZPO eine Heilungsmöglichkeit eigener Art, die als Sonderregelung die Wiedereinsetzung in diesem Fall entbehrlich macht (vgl. die Regelung in § 331 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz ZPO, MünchKomm. ZPO/Feiber, § 230 Anm. 3).

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II. Das Bundespatentgericht hat das Patent wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen. Es hat den Widerruf auf § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG gestützt, obwohl die Einsprechende diesen Widerrufsgrund nicht geltend gemacht hat. Dazu hat es ausgeführt, wenn innerhalb der Einspruchsfrist ein Widerrufsgrund ausreichend begründet und der Einspruch damit zulässig sei, sei das Bundespatentgericht nicht gehindert, von Amts wegen auch andere Widerrufsgründe zu prüfen.

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1. Die Rechtsbeschwerde hält diese Auffassung für rechtsfehlerhaft. Sie meint, die Prüfungsbefugnis von Amt und Gericht im Einspruchsverfahren bzw. im Einspruchsbeschwerdeverfahren müsse auf diejenigen Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 PatG beschränkt bleiben, die der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist in zulässiger Weise geltend gemacht habe. Dies ergebe sich aus folgenden Erwägungen: Nach § 49 PatG werde das Patent nach Abschluß des Prüfungsverfahrens und vor dem Einspruchsverfahren durch rechtsgestaltenden Verwaltungsakt erteilt. Damit werde für den Patentanmelder ein subjektives Privatrecht begründet, welches als Vermögensrecht der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG unterliege. Die Erteilungsbehörde sei an den Erteilungsbeschluß gebunden. Da jede Änderung und der Widerruf des erteilten Patents in das private Recht des Patentinhabers eingreife, bedürfe es hierzu einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung. Für diesen Zweck stelle das Patentgesetz das Einspruchsverfahren (§§ 21, 59 ff. PatG) und das Nichtigkeitsverfahren (§§ 22, 81 ff. PatG) zur Verfügung. Durch diese Vorschriften werde die Prüfungsbefugnis des Deutschen Patentamts im Einspruchsverfahren gleichzeitig eröffnet und begrenzt. Das unterscheide das nachgeschaltete Einspruchsverfahren des Patentgesetzes 1981 von dem Einspruchsverfahren früheren Rechts. Nach § 30 Abs. 1 PatG 1968 sei das Patent mit der Bekanntmachung nur in Aussicht gestellt worden, wenn das Deutsche Patentamt die Erteilung "nicht für ausgeschlossen" erachtet habe. Eine Selbstbindung sei hierdurch nicht eingetreten. Das Deutsche Patentamt habe das Patent auch dann versagen können, wenn kein Einspruch eingelegt worden sei. Das Patentgesetz in seiner neuen Fassung setze dagegen für jeden Eingriff in den Bestand des bereits erteilten Patents einen zulässigen Einspruch voraus. Form und Frist des § 59 PatG müßten eingehalten, und es müsse einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe innerhalb der Einspruchsfrist substantiiert behauptet sein. Diese seien in § 21 Abs. 1 PatG abschließend aufgezählt. Indem das neue Patentrecht die gesetzlichen Widerrufsgründe vollständig an die gesetzlichen Nichtigkeitsgründe angeglichen und das Einspruchsverfahren hinter die Patenterteilung verlegt habe, habe es neben anderen Zielen auch das Einspruchsverfahren an das Nichtigkeitsverfahren angleichen wollen. Damit stehe fest, daß die gesetzlichen Widerrufsgründe selbständig und voneinander unabhängig seien. Aus § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ergebe sich keine Grundlage für die Berücksichtigung von Widerrufsgründen, die nicht form- und fristgerecht geltend gemacht worden seien. Danach könne zwar das Einspruchsverfahren nach einem zurückgenommenen Einspruch von Amts wegen fortgesetzt werden; dies setze jedoch einen zulässigen Einspruch voraus und sei deshalb nur im Rahmen des fristgerecht geltend gemachten Einspruchsgrundes möglich.

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2. Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, das Deutsche Patentamt sei im Einspruchsverfahren gehindert, von Amts wegen weitere Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 PatG aufzugreifen, die der Einsprechende nicht in zulässiger Weise geltend gemacht habe. Eine solche Einschränkung der Prüfungskompetenz und der Widerrufsmöglichkeit läßt sich weder aus dem Wortlaut des § 21 PatG noch aus seiner Entstehungsgeschichte und dem Zusammenhang der Vorschriften des Patentgesetzes ableiten; sie wäre auch nicht sachgerecht.

21

a) Ein Teil des Schrifttums (Benkard, aaO., § 21 Rdn. 5; § 59 Rdn. 65; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 427; Ballhaus, GRUR 1983, 1, 7; Engel, Festschrift Nirk, 1992, 195, 201) zieht aus dem Wortlaut des § 59 Abs. 1 PatG und der sachlichen Übereinstimmung zwischen Widerrufs- und Einspruchsgründen den Schluß, daß der Widerruf nur aus einem solchen Grund erfolgen könne, auf den Widerruf oder Beitritt einmal zulässig und wirksam gestützt worden sei. Die Prüfung sei auf die von dem Einsprechenden in der vorgeschriebenen Weise vorgetragenen Einspruchsgründe beschränkt. Hingegen meinen Schulte (aaO., § 59 Rdn. 120 ff.), Koppe (25 Jahre Bundespatentgericht, 1986, S. 229, 235 f.) und das Bundespatentgericht (GRUR 1986, 605, 607 - Gießkannenschließvorrichtung; BPatGE 31, 148, 149; GRUR 1991, 40 - Absatz-Sicherheitsbindung; BlPMZ 1991, 72, 74 - Kamille; GRUR 1994, 605 - Prüfung von Widerrufsgründen), die nach § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG notwendige Behauptung eines Widerrufsgrundes sei ein Erfordernis der Zulässigkeit des Einspruchs, führe aber nicht zu einer Beschränkung der Nachprüfungsbefugnis des Deutschen Patentamts; dieses sei an den geltend gemachten Widerrufsgrund nicht gebunden; dem Deutschen Patentamt sei es nicht verwehrt, das Patent aus einem anderen als dem mit dem Einspruch geltend gemachten zu widerrufen. Für das Einspruchsverfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen hat die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Entsch. v. 31.03.1993 - G 9/91 u. G 10/91, ABl. EPA 1993, 408 ff., 418, 421) ausgesprochen, die Einspruchsabteilung prüfe grundsätzlich nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Art. 99 Abs. 1 in Verbindung mit Regel 55 c EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden seien; ausnahmsweise könne sie jedoch in Anwendung des Art. 114 Abs. 1 EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

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Der erkennende Senat hat bislang zu der Frage der Prüfungskompetenz des Deutschen Patentamts im Rahmen des Einspruchsverfahrens nach § 59 PatG nicht Stellung genommen.

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b) Nach § 59 Abs. 1 PatG kann jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung gegen das Patent in schriftlicher Form Einspruch erheben. Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege; die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind dabei im einzelnen anzugeben.

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Die Vorschrift regelt die Zulässigkeit des Einspruchs. Der Einsprechende legt mit der Angabe des Widerrufsgrundes und seines Verfahrensziels den (primären) Verfahrensgegenstand des Einspruchsverfahrens fest, der vom Deutschen Patentamt und vom Bundespatentgericht jedenfalls dann beschieden werden muß, wenn das Verfahrensziel des Einsprechenden nicht auf andere Weise erreicht werden kann. Das schließt einen Widerruf aus anderen Gründen nicht aus. Denn dem Wortlaut des § 59 Abs. 1 PatG ist keine eindeutige Aussage darüber zu entnehmen, ob das Patentamt im Einspruchsverfahren in seiner Prüfung an die vom Einsprechenden geltend gemachten Widerrufsgründe gebunden ist oder ob das Patent auch aus anderen Gründen im Rahmen des § 21 PatG widerrufen werden kann.

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c) Dem Charakter des Einspruchsverfahrens widerspräche es, die Berücksichtigung weiterer, nicht vom Einsprechenden geltend gemachter Einspruchsgründe schlechthin zu versagen.

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aa) Das Einspruchsverfahren ist nicht durchgehend wie ein echtes zweiseitiges Streitverfahren - wie etwa das Nichtigkeitsverfahren - ausgestaltet. Einsprechender und Patentinhaber sind in dem Verfahrensabschnitt vor dem Deutschen Patentamt nicht Parteien, sondern Beteiligte. Sie sind allerdings nicht Gehilfen des Patentamts. Der Einsprechende kann innerhalb der Einspruchsfrist Widerrufsgründe geltend machen, Anträge stellen und zur Sache vortragen. Seine Beteiligung bezieht sich auf alle Tatsachen und Umstände, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden sollen (Benkard, aaO., § 59 Rdn. 51). Der Patentinhaber kann sein Patent verteidigen und zu diesem Zweck vortragen. Die Beteiligten beherrschen das Verfahren jedoch nicht, wie sich aus § 59 Abs. 3 in Verbindung mit § 43 Abs. 3 Satz 3 und § 46 PatG sowie aus den §§ 59 Abs. 2, 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ergibt. Der Einsprechende bringt durch zulässigen Einspruch das Verfahren vor dem Patentamt in Lauf, kann dieses aber nicht durch Prozeßerklärung beenden. Nimmt er den Einspruch zurück, endet seine Verfahrensbeteiligung; das Verfahren wird von Amts wegen fortgesetzt.

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bb) Für den verwaltungsrechtlichen Charakter des Einspruchsverfahrens und damit eine weite Prüfungskompetenz des Deutschen Patentamts spricht der Untersuchungsgrundsatz, der im Einspruchsverfahren ohne Rücksicht auf den Vortrag des Einsprechenden gilt. Nach § 59 Abs. 3 PatG hat das Patentamt auch solche Druckschriften zu berücksichtigen, die ihm nicht vom Einsprechenden, sondern von beliebigen Dritten zugänglich gemacht worden sind. Eine Einschränkung, daß dieses Material sich auf den geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen müßte, enthält § 59 Abs. 3 PatG nicht. Das Patentamt entscheidet nicht über den Einspruch, sondern über die Aufrechterhaltung des Patents (Benkard, aaO., § 59 Rdn. 56; § 61 Rdn. 1 PatG).

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cc) Jeder Dritte, der die Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 PatG erfüllt, kann jederzeit, ohne an die Einspruchsfrist gebunden zu sein, dem Verfahren als Einsprechender beitreten und weitere Widerrufsgründe gemäß § 21 PatG vorbringen (§ 59 Abs. 2 Satz 4 PatG), ohne auf den ursprünglich geltend gemachten beschränkt zu sein. Der Beitretende kann neues Material in das Verfahren einführen, das sowohl den vom Einsprechenden als auch den eigenständig geltend gemachten Grund zu stützen geeignet ist. Diese Regelung hat ihre Rechtfertigung zwar in erster Linie in § 81 Abs. 2 PatG, nach der auch die in § 59 Abs. 2 PatG bezeichneten Dritten den Abschluß des Einspruchsverfahrens abwarten müssen, bevor sie ihrerseits Nichtigkeitsklage erheben können; sie zeigt aber auch, daß das Gesetz eine Überprüfung des Patents im Einspruchsverfahren als vorrangig ansieht.

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dd) Schließlich belegt § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, daß eine Überprüfung des Patents von Amts wegen im Vordergrund des Einspruchsverfahrens steht und der freien Verfügung der Beteiligten entzogen ist. Zwar hätte diese Vorschrift auch dann noch einen Sinn, wenn das Einspruchsverfahren auf den geltend gemachten Widerrufsgrund beschränkt wäre - nur insoweit wäre dann das Verfahren fortzuführen -, da aber auch nach Ausscheiden des Einsprechenden das Verfahren fortgeführt, personell und sachlich durch die in § 59 Abs. 2 PatG genannten Dritten sogar erweitert werden kann, liegt es näher, auch hierin eine Ermächtigung in dem Sinne zu sehen, daß das Deutsche Patentamt das Einspruchsverfahren im Rahmen der Widerrufsgründe des § 21 PatG uneingeschränkt weiterführen kann.

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d) Eine Beschränkung der Prüfungskompetenz des Deutschen Patentamts im Einspruchsverfahren auf die von dem Einsprechenden geltend gemachten Widerrufsgründe läßt sich auch nicht aus der Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelung ableiten.

31

Bis zum Inkrafttreten des Patentgesetzes 1981 war das Einspruchsverfahren Teil des Patenterteilungsverfahrens, in dem unabhängig von den jeweiligen Einspruchsgründen vor der Patenterteilung von Amts wegen auch zu prüfen war, ob der Erteilung des Patents andere Umstände entgegenstanden (vgl. Ballhaus, GRUR 1983, 1, 7). Das einseitige amtliche Prüfungsverfahren wurde mit der Bekanntmachung abgeschlossen, sofern das Deutsche Patentamt die Erteilung des Patents nicht für ausgeschlossen erachtete (§ 30 PatG 1978 bzw. 1968). Erst nach Ablauf der Einspruchsfrist oder Abschluß des Einspruchsverfahrens wurde über die Patenterteilung endgültig entschieden (§ 32 Abs. 2 u. 3 PatG 1978 bzw. 1968). Eine Selbstbindung des Deutschen Patentamts trat durch den Bekanntmachungsbeschluß nicht ein. Das Patentamt war bei der endgültigen Beschlußfassung nicht an ihn oder an in Zwischenbescheiden vorgenommene Beurteilungen gebunden. Es konnte auch bei einem unzulässigen Einspruch oder nach Zurücknahme des Einspruchs (vgl. Sen.Beschl. v. 29.04.1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel) die vorgetragenen Einspruchsgründe mit Ausnahme der widerrechtlichen Entnahme bei dem Beschluß über die Patenterteilung von Amts wegen berücksichtigen (vgl. Zeunert in Krause/Kathlun/Lindenmaier, PatG, 5. Aufl. 1970, § 32 Rdn. 38, 39) und war befugt, ohne Bindung an den geltend gemachten Widerrufsgrund die Prüfung der Patentfähigkeit auf alle bis zur Entscheidung bekannt gewordenen Widerrufsgründe zu erstrecken.

32

Mit der Einführung des dem Erteilungsverfahren nachgeschalteten Einspruchsverfahrens durch das Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1269 ff.) hat sich diese Rechtslage nicht geändert. Die Neuregelung des Einspruchsverfahrens erfolgte mit dem Ziel, das nationale dem europäischen Patentrecht anzugleichen und im Interesse der Rechtssicherheit und der Gleichwertigkeit von Gemeinschaftspatenten und nationalen Patenten sicherzustellen, daß nationale Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente möglichst den gleichen rechtlichen Bestimmungen wie Gemeinschaftspatente unterliegen. Darüber hinaus wurden Änderungen des Patentgesetzes vorgenommen, um auch das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt näher an das vor dem Europäischen Patentamt heranzuführen (vgl. Amtl. Begründung GPatG, aaO., S. 276). Insbesondere wurde dabei das Einspruchsverfahren neu gestaltet, es sollte sich wie im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt an die Erteilung des Patents anschließen. Dort war mit der Einführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens das Ziel verfolgt worden, die Anzahl der Veröffentlichungen je erteiltem Patent zu vermindern (Kostenersparnis) und in allen Vertragsstaaten mit der Veröffentlichung nach der materiellen Prüfung die volle Schutzwirkung eines erteilten Patents zu erreichen. Das Einspruchsverfahren selbst sollte diesen Schutz verstärken, da im Prüfungsverfahren vor der Erteilung nicht mit der erforderlichen Sicherheit alle neuheitsschädlichen Tatbestände ermittelt und berücksichtigt werden können (vgl. Singer, Das Neue Europäische Patentsystem, 1979, S. 74 f.). Weiter hat das Gemeinschaftspatentgesetz die gesetzlichen Widerrufsgründe vollständig an die gesetzlichen Nichtigkeitsgründe angepaßt und damit den Umfang der Prüfung des Patents im Einspruchsverfahren festgelegt. Zumindest insoweit sollte das Einspruchsverfahren auch näher an das Nichtigkeitsverfahren herangeführt werden (vgl. Amtl. Begründung GPatG, aaO., S. 281 r. Sp.; Benkard, aaO., § 21 Rdn. 5; Ballhaus, aaO.; Engel, aaO., S. 195, 203; vorsichtig insoweit BGHZ 105, 381 [BGH 03.11.1988 - X ZB 12/86] - Verschlußvorrichtung für Gießpfannen).

33

Diese Annäherung des Einspruchsverfahrens an das Nichtigkeitsverfahren unter gleichzeitiger Beibehaltung seines verwaltungsrechtlichen Charakters kann nicht dazu führen, dem Deutschen Patentamt die Berücksichtigung weiterer, nicht vom Einsprechenden geltend gemachter Widerrufsgründe zu versagen.

34

Im Nichtigkeitsverfahren, der letzten Stufe in der Überprüfung eines Patents, ist ein Wechsel zwischen den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen oder eine nachträgliche Einbeziehung eines weiteren der in den §§ 22, 21 PatG aufgeführten Nichtigkeitsgründe nach § 99 PatG in Verbindung mit § 263 ZPO möglich, wenn das Gericht eine solche Änderung des Klagegrundes für sachdienlich hält oder der Beklagte einwilligt (Benkard, aaO., § 22 Rdn. 10, 51 PatG). Wenn der Gesetzgeber das Einspruchsverfahren näher an das Nichtigkeitsverfahren herangeführt hat, indem er die Widerrufsgründe gleichlautend an die Nichtigkeitsgründe angepaßt hat, ist nicht einzusehen, warum in dem vorgeschalteten Einspruchsverfahren das Deutsche Patentamt auf den von dem Einsprechenden durch den zulässigen Einspruch vorgezeichneten Verfahrensgegenstand festgelegt sein sollte. Eine solche unabänderliche Festlegung findet sich auch im übrigen Verfahrensrecht nicht; sie wäre systemwidrig und nicht durch die Besonderheiten des Patentverfahrens zwingend geboten.

35

e) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hindert auch Art. 14 GG das Patentamt nicht, einen anderen als den vom Einsprechenden zulässig geltend gemachten Widerrufsgrund von Amts wegen zu prüfen und das Patent gegebenenfalls aus diesem Grunde zu widerrufen. Zwar folgt das Einspruchsverfahren auf die Erteilung des Patents als selbständiges.Rechtsbehelfsverfahren, bei dem es um die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines bereits erteilten, wenn auch noch nicht bestandskräftigen Schutzrechts geht (vgl. BGHZ 105, 381 [BGH 03.11.1988 - X ZB 12/86] - Verschlußvorrichtung für Gießpfannen). Das erteilte Patent unterliegt aber von Gesetzes wegen der Anfechtung. Zur Überprüfung seines Bestandes sieht das Gesetz das Einspruchs- und das Nichtigkeitsverfahren vor. Durch die Einspruchseinlegung und das Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt wird daher dem Patentinhaber keine unanfechtbare Rechtsposition genommen, die die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG tangierte.

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f) Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit sprechen für eine weite Prüfungsbefugnis des Deutschen Patentamts im Rahmen des § 21 PatG.

37

Die Bedeutung des Einspruchs liegt darin, daß die Öffentlichkeit nach Erteilung des Patents in einem neuen, selbständigen verwaltungsrechtlichen Verfahren Gründe, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, geltend machen und dessen Widerruf erreichen kann (Benkard, aaO., § 59 Rdn. 2). Zugleich soll dem Patentamt in Wahrnehmung der öffentlichen Interessen die Möglichkeit eröffnet werden, das erteilte Patent unter Gesichtspunkten zu überprüfen, die im Erteilungsverfahren nicht bekannt waren, und nicht patentfähige Schutzrechte im Verwaltungswege zu beseitigen, um eine Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents im Klagewege zu vermeiden. Diese Zielsetzung verlangt eine Prüfungskompetenz des Patentamts, die unabhängig von den Gründen des Einsprechenden alle Widerrufsgründe nach § 21 PatG umfaßt.

38

Im Hinblick auf die Zielrichtung des Einspruchsverfahrens, das Patent in einem unmittelbar an seine Erteilung anschließenden, einfach gestalteten Verfahren zu überprüfen, wäre es zudem wenig sinnvoll, wenn sich im Verlaufe des Einspruchsverfahrens herausstellte, daß zwar nicht der geltend gemachte Widerrufsgrund, wohl aber ein anderer vorläge, der nicht geprüft werden dürfte. Dies würde die vom Schutzrecht betroffene Partei oder Dritte ohne zwingenden Grund in das teuere und aufwendigere Nichtigkeitsverfahren treiben. Das Ziel einer schnellen und einfachen Nachprüfung wäre sogar in sein Gegenteil verkehrt, wenn das Deutsche Patentamt gezwungen wäre, einem geltend gemachten, aber nur schwer nachweisbaren Widerrufsgrund nachzugehen, obwohl ein anderer als ohne weiteres gegeben erscheint.

39

Die Auslegung des § 59 PatG dahin, daß das Deutsche Patentamt auch über die Gründe des Einsprechenden hinaus von Amts wegen weitere Widerrufsgründe in das Einspruchsverfahren einführen und prüfen darf, ermöglicht zudem eine sinnvolle Einordnung des Einspruchsverfahrens zwischen dem reinen Amtsverfahren bis zur Erteilung des Patents und dem echten Parteistreitverfahren, der Nichtigkeitsklage, und steht nicht im Widerspruch zu der Auslegung der Art. 99, 100, 101, 102 EPÜ in Verbindung mit Regel 55 der Ausführungsordnung zum EPÜ (BGBl. 1976 II, S. 915 ff.) durch die Große Beschwerdekammer des EPA (vgl. ABl. EPA, Entsch.. v. 31.03.1993 - G 9/91 u. G 10/91, S. 418 ff. - Prüfungsbefugnis/ROHM AND HAAS bzw. Prüfung von Einsprüchen/Beschwerden). Damit kann zugleich dem mit dem Gemeinschaftspatentgesetz verfolgten Anliegen der Angleichung von nationalem und europäischem Patentrecht Rechnung getragen werden.

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g) Der Senat versteht § 59 PatG dahin, daß das Deutsche Patentamt im Einspruchsverfahren die Einspruchsgründe zu prüfen hat, die von den Beteiligten gemäß § 59 PatG ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Allerdings ist das Patentamt weder an diese zur Rechtfertigung des Einspruchs geltend gemachten Gründe und Tatsachen gebunden noch in seiner Prüfung, ob das Patent aufrechtzuerhalten ist, auf diese Gründe beschränkt. Vielmehr kann es nach pflichtgemäßem Ermessen von Amts wegen weitere Widerrufsgründe in das Verfahren einbeziehen und aufgrund dieser Gründe das Patent widerrufen. § 59 PatG in Verbindung mit § 21 PatG steckt nur den möglichen Rahmen des Einspruchsverfahrens ab, ohne verbindlich festzulegen, daß stets sämtliche möglichen Widerrufsgründe notwendig zu prüfen sind. Dies würde auch dem Sinn des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens widersprechen; denn das Einspruchsverfahren ist kein wiederholtes Patenterteilungsverfahren.

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Bei der Entscheidung, solche Gründe von Amts wegen aufzugreifen, wird einerseits zu berücksichtigen sein, daß das Einspruchsverfahren nach dem Willen des Gesetzgebers zeitlich konzentriert ablaufen soll und andererseits, daß eine Behinderung des Wettbewerbs durch zu Unrecht erteilte Patente möglichst vermieden werden soll. Dabei muß den Beteiligten selbstverständlich ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

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3. Rechtsfehlerhaft hat sich allerdings das Bundespatentgericht für befugt gehalten, auch noch in der Beschwerdeinstanz von Amts wegen den Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung und damit einen neuen Widerrufsgrund aufzugreifen, der nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt war.

43

Die Beschwerde zum Bundespatentgericht ist ein echtes Rechtsmittel; mit ihr wird eine zweite - jetzt gerichtliche - Tatsacheninstanz eröffnet (Sen.Beschl. v. 29.04.1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel). Das Gericht ist nicht auf die Rechtskontrolle gegenüber dem Deutschen Patentamt beschränkt. Durch die Beschwerde wird der angefochtene Beschluß dem Bundespatentgericht allerdings nur im Umfang des erstinstanzlichen Streitgegenstandes zur Überprüfung unterbreitet. Insoweit überprüft es die angefochtene Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, ohne an den beim Patentamt für die Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalt gebunden zu sein. In diesem Rahmen kann es neue Tatsachen berücksichtigen, seien sie von den Beteiligten vorgetragen oder durch das Gericht selbst herangezogen.

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Das Bundespatentgericht hat keine Verfügungsbefugnis über das Beschwerdeverfahren. Über dessen Gegenstand bestimmt der Beschwerdeführer durch seine Anträge (Sen.Beschl. v. 31.05.1979 - X ZB 11/78, Mitt. 1979, 198 - Schaltuhr). Das folgt aus § 99 PatG, der auf die Vorschriften der Zivilprozeßordnung verweist, ebenso wie aus den entsprechenden Vorschriften des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Nach den §§ 308, 536, 559 ZPO (§§ 88, 122, 128, 141 VwGO) darf das Gericht nur im Rahmen der Anträge der Beteiligten erkennen. Es darf eine Entscheidung im Rechtsmittelverfahren nur insoweit abändern, als eine Änderung beantragt ist, und es darf dem Beschwerdeführer nicht mehr zuerkennen, als dieser beantragt (Sen.Beschl. v. 23.02.1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592, 594 - Sortiergerät).

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Ist das Bundespatentgericht nach den genannten allgemeinen Verfahrensgrundsätzen im Einspruchsbeschwerdeverfahren an die Anträge des Beschwerdeführers und an den von diesem geltend gemachten Gegenstand gebunden, so ist es nicht befugt, von Amts wegen erstmalig neue Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 PatG in das Verfahren einzuführen, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren. Das Patentgesetz weist in Entsprechung mit den Verfahrensregeln der ZPO und der VwGO dem Bundespatentgericht die Aufgabe zu, über Beschwerden gegen Beschlüsse des Deutschen Patentamts zu entscheiden (§ 65 PatG). Eine Entscheidung über die Anmeldung oder das Patent von Amts wegen, unabhängig von den Anträgen des Beschwerdeführers, steht dem Patentgericht nicht zu (anders Gr.Sen. PA Bl. 1932, 242 unter Geltung des PatG 1936; BPatG GRUR 1986, 605; BPatGE 31, 148, 149). Sie wäre mit der Funktion des Bundespatentgerichts als eines besonderen Gerichts der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Sinne des Art. 95 Abs. 1 GG (vgl. dazu Ballhaus, Mitt. 1961, 102) und mit den durch das PatG 1981 dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht zugeordneten verschiedenen Aufgabenbereichen nicht zu vereinbaren (Benkard, aaO., § 79 Rdn. 8).

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Die Einbeziehung neuer Widerrufsgründe nach § 21 PatG in das Beschwerdeverfahren durch das Bundespatentgericht läßt sich auch nicht aus § 87 Abs. 1 Satz 1 PatG herleiten, wonach das Patentgericht den Sachverhalt von Amts wegen erforscht. Das Gericht hat sich zwar unter Benutzung aller ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten selbst oder unter Inanspruchnahme verwaltungsbehördlicher Amtshilfe oder Rechtshilfe von allen für die Entscheidung wesentlichen Umständen Kenntnis zu verschaffen. Der Untersuchungsgrundsatz sagt aber nichts darüber aus, ob die Verfügung über den Gegenstand des Verfahrens dem Gericht oder den Beteiligten zusteht. Vor allem folgt aus diesem Grundsatz nicht die Befugnis des Bundespatentgerichts, dem Beschwerdeverfahren einen anderen, von den Beteiligten oder dem Deutschen Patentamt im Einspruchsverfahren nicht ordnungsgemäß eingeführten Widerrufsgrund zugrunde zu legen und hierauf die Entscheidung über die Beschwerde zu stützen.

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Im Ergebnis entspricht die hier vertretene Auffassung den Ausführungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (aaO. S. 419), wonach das Beschwerdeverfahren als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, das seiner Natur nach weniger auf Ermittlung ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren vor der Behörde. Deshalb dürfen neue Einspruchsgründe, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient hätten, grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden.

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Ob ausnahmsweise ein neuer Einspruchsgrund dann in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden kann, wenn der Patentinhaber damit einverstanden ist, wie die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts für das Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt angenommen hat, mag hier dahinstehen. Jedenfalls ist es mit der Funktion als Rechtsmittelgericht nicht zu vereinbaren, wenn das Bundespatentgericht die dem Deutschen Patentamt im Rahmen des behördlichen Einspruchsverfahrens zugewiesene Aufgabe der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents übernimmt und damit die Abgrenzung zwischen dem behördlichen Amtsverfahren und dem gerichtlichen Rechtsmittelverfahren verwischt.

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III. Auf die Rechtsbeschwerde ist daher der angefochtene Beschluß aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das nunmehr unter Berücksichtigung der oben ausgeführten Grundsätze den von der Einsprechenden geltend gemachten Einspruchsgrund zu prüfen und über die Beschwerde zu entscheiden hat.

 
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